La protezione conferita dalla Legge sulla Proprietà Intellettuale, in particolare nel settore dei marchi, è di fondamentale importanza per garantire una concorrenza leale sul mercato e proteggere i consumatori da confusione e inganno.
Uno degli elementi fondamentali per la concessione della registrazione di un marchio è la sua distintività, ovvero la sua capacità di identificarsi come prodotti o servizi in modo unico ed esclusivo sul mercato.
In questo contesto, la distintività fonetica e visiva gioca un ruolo cruciale nell'ambito del diritto dei marchi, pertanto, questo articolo propone un'analisi della distintività fonetica e visiva nella concessione della registrazione del marchio, concentrandosi sull'interpretazione giurisprudenziale, basata su una decisione legale emblematica.
Distinzione fonetica e visiva: concetto e importanza
La distintività fonetica si riferisce alla capacità di un marchio di essere distinto tramite la sua pronuncia uditiva.
La distintività visiva è una dimensione cruciale nel contesto della protezione dei marchi e della percezione del consumatore. Mentre la distintività fonetica riguarda la differenziazione attraverso la pronuncia uditiva, la distintività visiva si concentra sulla capacità di un marchio di distinguersi e essere riconosciuto attraverso la sua presentazione visiva.
Ciò significa che, anche se due marchi sono ortograficamente diversi, se sono foneticamente simili, possono causare confusione nel consumatore.Pertanto, la distintività fonetica e visiva sono essenziali per garantire che un marchio sia facilmente riconoscibile e differenziabile dagli altri sul mercato.
Nel contesto del diritto dei marchi, la distintività è uno dei requisiti fondamentali per la concessione della registrazione.
La legge sulla proprietà industriale stabilisce che i marchi privi di carattere distintivo non sono registrabili, condizione essenziale per la tutela giuridica.
La distinzione può manifestarsi in diversi modi, visivi, fonetici o concettuali, e viene valutata tenendo conto delle caratteristiche del mercato e dei consumatori.
Caso specifico: marchi misti “UOTẒ” e “WOTS”
Al fine di contribuire alla conoscenza e all'applicazione della distintività fonetica e visiva, possiamo menzionare il caso relativo alla richiesta di registrazione del marchio misto UOTẒ, che è stata richiesta amministrativamente dal suo titolare presso l'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI), procedimento INPI n.º 909.313.202 richiesta da UOTZ INTELLIGENZA DI MERCATO LTDA.
Il marchio è stato richiesto nella sua forma mista dal suo proprietario ed è stato respinto sulla base di diritti anteriori derivanti dal marchio “WOTZ”, come si può vedere nello specchio del processo amministrativo con l'INPI:
Il marchio UOTẒ è stato respinto a causa del marchio misto “WOTZ” concesso in precedenza dall'INPI il 08/03/1989, secondo il procedimento amministrativo n.º 814.693.920, che si può vedere di seguito:
Come si può vedere sopra, i marchi in questione sono misti e hanno i seguenti loghi:
Il proprietario del marchio UOTẒ ha presentato ricorso contro la decisione dell'INPI di respingere la domanda, tuttavia l'Agenzia federale ha confermato il rigetto, ovvero, secondo quanto compreso dall'Istituto nazionale della proprietà industriale, i marchi "UOTẒ" e "WOTS" non potevano coesistere sul mercato.
Pertanto, una volta esaurita l'analisi della domanda di registrazione del marchio UOTẒ presso tale Agenzia Federale, è stato necessario ricercare una soluzione del caso presso la Magistratura, e in tal modo si è potuto osservare la distintività fonetica e la distintività nelle attività da essa svolte.
Analisi giurisprudenziale
La società UOTZ INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA, che aveva richiesto la registrazione del marchio UOTẒ, ha presentato un ricorso presso la Corte Federale dello Stato di Rio de Janeiro, affinché venisse annullata la sentenza emessa dall'INPI che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione.
L'azione ha visto le sue pretese respinte in primo grado, poiché si è ritenuto, in un primo momento, ora in sede giurisdizionale, che la decisione dell'INPI di respingere la registrazione del marchio UOTẒ fosse corretta, il che ha motivato la presentazione di un ricorso affinché la Corte Federale Regionale dello Stato di Rio de Janeiro potesse analizzare la questione.
Pertanto, data l'insistenza della titolare del marchio UOTẒ e anche i rilevanti motivi che hanno guidato il ricorso, è stata emessa una recente decisione da quel Tribunale Regionale Federale della 2ª Regione situato nello Stato di Rio de Janeiro, nel procedimento n.º 5023289-72.2018.4.02.5101, dove è stata analizzata la situazione giuridica sopra e ha portato alla luce il dibattito cruciale nel campo del diritto della proprietà industriale: la distintività fonetica e visiva nella concessione del registro dei marchi.
Il cuore della controversia risiedeva nell'interpretazione dell'articolo 124, comma XIX, della legge n. 9.279-96, che stabilisce le proibizioni per la concessione della registrazione del marchio quando vi sia identità o somiglianza suscettibile di causare confusione tra prodotti o servizi identici, simili o affini. In questo contesto, sia l'INPI che la sentenza di primo grado hanno basato le loro decisioni sulla somiglianza fonetica tra le espressioni "UOTẒ" e "WOTS", soprattutto attraverso un'analisi che ha considerato l'anglicizzazione dei suoni delle lettere corrispondenti.
In questo contesto, sia l'INPI che la sentenza di primo grado hanno basato le loro decisioni sulla somiglianza fonetica tra le espressioni, soprattutto attraverso un'analisi che ha considerato l'anglicizzazione dei suoni delle lettere corrispondenti.
Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il carattere distintivo richiesto per la concessione della registrazione di un marchio non si limita alla somiglianza fonetica tra i segni.
L'articolo 122 della Legge n. 9.279/96 stabilisce che il marchio deve essere suscettibile di distinguere i prodotti o servizi di un'azienda da quelli di altre aziende.
Il Tribunale Federale Regionale dello Stato di Rio de Janeiro ha annullato la decisione amministrativa dell'INPI, e riformato la sentenza emessa dalla Magistratura, concedendo il marchio UOTẒ, poiché le grafie delle espressioni "UOTẒ" e "WOTZ", sebbene possano avere somiglianza fonetica, presentano differenze facilmente verificabili dal consumatore, al fine di rispettare quanto disposto dall'articolo 122 della Legge n. 9.279/96, senza che le attività svolte dalle aziende siano in conflitto.
Pertanto, anche se esiste una somiglianza fonetica, è fondamentale valutare se la grafia delle espressioni presenti differenze tali da consentirne l'identificazione da parte del consumatore medio.
Una interpretazione restrittiva del concetto di distintività potrebbe portare a una ingiusta negazione di registrazioni di marchi legittimi, danneggiando lo sviluppo e la concorrenza nel mercato.
In sintesi, la sentenza emessa dal Tribunale federale regionale della II Regione evidenzia l'importanza di un'analisi completa e contestualizzata nel processo di concessione della registrazione di un marchio, soprattutto per quanto riguarda la distintività fonetica e visiva, e tale approccio mira a garantire un equilibrio tra la tutela dei diritti di proprietà industriale e la promozione della concorrenza e dell'innovazione nel mercato.
Conclusione
La distintività fonetica e visiva svolgono un ruolo cruciale ai fini della registrazione di un marchio, essendo requisiti essenziali per garantire la tutela giuridica e una chiara identificazione sul mercato.
L'analisi giurisprudenziale condotta in questo articolo evidenzia l'importanza di una interpretazione equilibrata della distintività fonetica e visiva, considerando non solo la somiglianza nella pronuncia, ma anche le differenze nelle grafie e nella presentazione visiva dei marchi.
Pertanto, richiedendo la registrazione di un marchio, è fondamentale considerare non solo la sua grafia, ma anche la sua pronuncia e distintività fonetica e visiva rispetto ad altri marchi già registrati.
Vale la pena di ricordare che, nel caso specifico, una delle contestazioni di maggiore rilievo riguarda il fatto che il titolare del marchio “WOTS” non ha nemmeno utilizzato il marchio in modo fedele a quanto richiesto dinanzi all’INPI, il che ha certamente contribuito all’esito della decisione pronunciata dal Tribunale.
Inoltre, il proprietario del marchio “pioniere” ha agito in modo permissivo nella coesistenza tra i marchi, non avendo nemmeno sollevato obiezioni alla richiesta di registrazione del marchio “UOTẒ” al momento della presentazione della domanda, fatto che lo indebolisce, soprattutto in segmenti identici.
È quindi necessario garantire una tutela efficace per evitare conflitti sul mercato, come dimostra la giurisprudenza analizzata.
Il processo analizzato in questo articolo è stato sponsorizzato dal team di Montañés Albuquerque Advogados, che da anni lavora nel campo della proprietà intellettuale, contribuendo alla costruzione di idee e cercando di consolidarle attraverso lo studio e l'informazione.
