La protección conferida por la Ley de Propiedad Intelectual, especialmente en el ámbito de las marcas, es de suma importancia para garantizar la justa competencia en el mercado y proteger a los consumidores de confusión y engaño.
Uno de los elementos fundamentales para la concesión de registro de una marca es su distintividad, es decir, su capacidad de identificarse como productos o servicios de forma única y exclusiva en el mercado.
En este contexto, la distintividad fonética y visual desempeña un papel crucial en el ámbito del derecho marcario, por lo que, este artículo propone un análisis de la distintividad fonética y visual en la concesión de registro de marcas, con enfoque en la interpretación jurisprudencial, a partir de una decisión judicial emblemática
Distintividad fonética y visual: concepto e importancia
La distintividad fonética se refiere a la capacidad de una marca de ser distinguida por su pronunciación auditiva
La distintividad visual es una dimensión crucial en el contexto de la protección de marcas y de la percepción del consumidor. Mientras que la distintividad fonética se refiere a la diferenciación a través de la pronunciación auditiva, la distintividad visual se centra en la capacidad de una marca para destacarse y ser identificada a través de su presentación visual
Esto significa que, aunque dos marcas sean ortográficamente diferentes, si son fonéticamente similares, pueden causar confusión en el consumidor.Por lo tanto, la distintividad fonética y visual son esenciales para garantizar que una marca sea fácilmente identificable y diferenciable de las demás en el mercado.
En el contexto del derecho de marcas, la distintividad es uno de los requisitos fundamentales para la concesión de registro.
La Ley de Propiedad Industrial establece que no son registrables las marcas que no posean distintividad, siendo esta una condición indispensable para la protección legal
La distintividad puede manifestarse de diversas formas, sé visible, fonética o conceptual, y se evalúa teniendo en cuenta las características del mercado y de los consumidores
Caso específico: Marcas mixtas “UOTẒ” y “WOTS”
Con el objetivo de colaborar con el conocimiento y la aplicación de la distintividad fonética y visual, podemos mencionar el caso que involucra la solicitud de registro de la marca mixta UOTẒ, a cual fue solicitada administrativamente por su titular ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), proceso INPI n.º 909.313.202 requerida por UOTZ INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA
La marca fue solicitada en su forma mixta por su titular y fue denegada con base en la anterioridad derivada de la marca “WOTZ”, como se puede observar en el espejo del proceso administrativo junto al INPI
A marca UOTẒ teve seu indeferimento em razão da marca mista “WOTZ” concedida anteriormente pelo INPI em 08/03/1989, según el proceso administrativo n.º 814.693.920, a cual puede ser vista abajo
Se puede ver arriba que las marcas en cuestión son mixtas y tienen los siguientes logotipos:
La titular de la marca UOTẒ apeló la decisión de denegación del INPI, sin embargo, la Autarquía Federal mantuvo la denegación, es decir, de acuerdo con el entendimiento del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, las marcas “UOTẒ” y “WOTS” no podrían coexistir en el mercado
De esta forma, una vez agotado el análisis de la solicitud de registro de la marca UOTẒ ante esa Autarquía Federal, fue necesario buscar la solución del caso ante el Poder Judicial, y así,ser observada la distintividad fonética y la distintividad en las actividades que estas ejercen
Análisis jurisprudencial
La empresa UOTZ INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA, el cual solicitó el pedido de registro de la marca UOTẒ, ingresó la acción judicial ante la Justicia Federal del Estado de Río de Janeiro, con el fin de ver anulada la decisión dictada por el INPI que mantuvo el rechazo de la solicitud de registro
La acción tuvo sus solicitudes desestimadas en la 1ª Instancia, pues se entendió, en un primer momento, ahora ya en la esfera judicial, que la decisión del INPI de denegar el registro de la marca UOTẒ, estaría correcta, lo que motivó la interposición de recurso para que el Tribunal Regional Federal del Estado de Río de Janeiro pudiera analizar la cuestión
Así, dada la insistencia de la titular de la marca UOTẒ, y aún, los relevantes fundamentos que guiaron el recurso, se emitió una reciente decisión por aquel Tribunal Regional Federal de la 2ª Región ubicado en el Estado de Río de Janeiro, en los autos del proceso n.º 5023289-72.2018.4.02.5101, donde se analizó la situación jurídica anterior y sacó a la luz el debate crucial en el campo del derecho de la propiedad industrial: la distintividad fonética y visual en la concesión de registro de marcas.
El núcleo de la controversia residió en la interpretación del inciso XIX del artículo 124 de la Ley nº 9.279-96, que establece las prohibiciones a la concesión de registro de marca cuando haya identidad o similitud susceptible de causar confusión entre productos o servicios idénticos, semejantes o afines. En este contexto, tanto el INPI como la sentencia de primera instancia basaron sus decisiones en la similitud fonética entre las expresiones “UOTẒ” y “WOTS”, sobre todo a través de un análisis que consideró la anglicización de los sonidos de las letras correspondientes
En este contexto, tanto el INPI como la sentencia de primera instancia basaron sus decisiones en la similaridad fonética entre las expresiones, sobre todo a través de un análisis que consideró la anglicización de los sonidos de las letras correspondientes.
Todavía, es crucial resaltar que la distintividad necesaria para la concesión del registro de marca no se restringe solo a la similitud fonética entre los signos
El artículo 122 de la Ley nº 9.279/96 estabelece que a marca deve ser suscetível de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa daqueles de outras empresas.
El Tribunal Regional Federal del Estado de Río de Janeiro, anuló la decisión administrativa del INPI, y, reformó la sentencia pronunciada por el Poder Judicial, concediendo, la marca UOTẒ, porque las grafías de las expresiones “UOTẒ” y ”WOTZ” aunque pueden guardar similitud fonética, presentan diferencias fácilmente verificables por el consumidor, con el fin de atender lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley nº 9.279/96, siendo las actividades ejercidas por las empresas no conflictivas
Así, aunque haya semejanza fonética, es imperativo considerar si las grafías de las expresiones presentan diferencias que posibiliten su identificación por el consumidor medio
Una interpretación restrictiva del concepto de distintividad podría resultar en la negación injusta de registros de marca legítimos, perjudicando el desarrollo y la competencia en el mercado.
En resumen, la decisión pronunciada por el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región destaca la importancia de un análisis amplio y contextualizado en el proceso de concesión de registro de marcas, especialmente en lo que respecta a la distintividad fonética y visual y tal enfoque busca garantizar un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad industrial y la promoción de la competencia y la innovación en el mercado
Conclusión
La distintividad fonética y visual desempeña un papel crucial en la concesión de registro de marcas, siendo requisitos esenciales para garantizar la protección legal y la identificación clara en el mercado
El análisis jurisprudencial realizado en este artículo destaca la importancia de una interpretación equilibrada de la distintividad fonética y visual, considerando no solo la similitud en la pronunciación, pero también las diferencias en las grafías y la presentación visual de las marcas.
Por lo tanto, al solicitar el registro de una marca, es fundamental considerar no solo su grafía, pero también su pronunciación y distintividad fonética y visual en relación con otras marcas ya registradas.
Cabe mencionar que, en el caso concreto, una de las alegaciones de gran importancia se refiere al hecho de que el titular de la marca "WOTS" ni siquiera hacía uso de la marca de manera fiel a la que fue solicitada ante el INPI, lo que sin duda contribuyó al desenlace de la decisión emitida por el Tribunal
Además, la titular de la marca “pionera” actuó con permisividad en la coexistencia entre las marcas, pues ni siquiera se opuso a la solicitud de registro de la marca “UOTẒ” cuando se presentó la solicitud, hecho que la debilita, principalmente en segmentos idénticos
Así, es necesario garantizar una protección eficaz para evitar conflictos en el mercado, como se demuestra por la decisión jurisprudencial analizada
El proceso en análisis en este artículo fue patrocinado por el equipo de la oficina Montañés Albuquerque Abogados, que ha trabajado durante años en el área de Propiedad Intelectual, contribuyendo en la construcción de ideas y buscando la consolidación de las mismas a través del estudio y la información
