La protección conferida por la Ley de Propiedad Intelectual, especialmente en el ámbito de las marcas, es de suma importancia para garantizar la competencia justa en el mercado y proteger a los consumidores de confusión y engaño.
Uno de los elementos fundamentales para la concesión del registro de una marca es su distintividad, es decir, su capacidad de identificarse como productos o servicios de forma única y exclusiva en el mercado.
En este contexto, la distintividad fonética y visual juega un papel crucial en el ámbito del derecho marcario, por ello, este artículo propone un análisis de la distintividad fonética y visual en el otorgamiento del registro marcario, centrándose en la interpretación jurisprudencial, con base en una decisión judicial emblemática.
Distintividad fonética y visual: concepto e importancia
La distinción fonética se refiere a la capacidad de una marca de distinguirse por su pronunciación auditiva.
La distintividad visual es una dimensión crucial en el contexto de la protección de marcas y de la percepción del consumidor. Mientras que la distintividad fonética se refiere a la diferenciación mediante la pronunciación auditiva, la distintividad visual se centra en la capacidad de una marca de destacarse y ser identificada a través de su presentación visual.
Eso significa que, incluso si dos marcas son ortográficamente diferentes, si son fonéticamente similares, pueden causar confusión en el consumidor.Por lo tanto, la distintividad fonética y visual son esenciales para garantizar que una marca sea fácilmente identificable y diferenciable de las demás en el mercado.
En el contexto del derecho de marcas, la distintividad es uno de los requisitos fundamentales para la concesión del registro.
La Ley de Propiedad Industrial establece que las marcas que carecen de distintividad no son registrables, lo cual es condición esencial para su protección jurídica.
La singularidad puede manifestarse de diferentes maneras, ya sean visuales, fonéticas o conceptuales, y se evalúa teniendo en cuenta las características del mercado y de los consumidores.
Caso específico: Marcas mixtas “UOTẒ” y “WOTS”
Con el fin de colaborar con el conocimiento y la aplicación de la distintividad fonética y visual, podemos mencionar el caso que involucra la solicitud de registro de la marca mixta UOTẒ, la cual fue solicitada administrativamente por su titular ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), proceso INPI n.º 909.313.202 requerida por UOTZ INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA.
La marca fue solicitada en su forma mixta por su titular y fue rechazada con base en derechos anteriores derivados de la marca “WOTZ”, como se puede observar en el proceso administrativo espejo con el INPI:
La marca UOTẒ fue denegada debido a que la marca mixta “WOTZ” fue concedida previamente por el INPI el 08/03/1989, según el proceso administrativo n.º 814.693.920, que puede verse abajo:
Se puede ver arriba que las marcas en cuestión son mixtas y tienen los siguientes logotipos:
El titular de la marca UOTẒ apeló la decisión del INPI de rechazar la solicitud, sin embargo, la Agencia Federal confirmó el rechazo, es decir, según el entendimiento del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, las marcas “UOTẒ” y “WOTS” no podrían coexistir en el mercado.
Así, una vez agotado el análisis de la solicitud de registro de la marca UOTẒ ante dicha Agencia Federal, fue necesario buscar solución al caso ante el Poder Judicial, y así, se pudo observar la distintividad fonética y en las actividades por ellas desarrolladas.
Análisis jurisprudencial
La empresa UOTZ INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA, que solicitó el registro de la marca UOTẒ, presentó una acción ante el Tribunal Federal del Estado de Rio de Janeiro, con el fin de que se anule la decisión dictada por el INPI que confirmó el rechazo de la solicitud de registro.
La acción tuvo sus pretensiones desestimadas en 1ª Instancia, por entenderse, en un primer momento, ahora en el ámbito judicial, que la decisión del INPI de rechazar el registro de la marca UOTẒ era correcta, lo que motivó la presentación de un recurso para que el Tribunal Regional Federal del Estado de Rio de Janeiro analizara la cuestión.
Así, dada la insistencia de la titular de la marca UOTẒ, y además, los fundamentos relevantes que orientaron el recurso, se dictó una decisión reciente por parte de ese Tribunal Regional Federal de la 2ª Región ubicado en el Estado de Río de Janeiro, en los autos del proceso n.º 5023289-72.2018.4.02.5101, donde se analizó la situación jurídica mencionada y se puso de manifiesto el debate crucial en el campo del derecho de la propiedad industrial: la distintividad fonética y visual en la concesión del registro de marcas.
El núcleo de la controversia residió en la interpretación del inciso XIX del artículo 124 de la Ley nº 9.279-96, que establece las prohibiciones para la concesión de registro de marca cuando exista identidad o similitud susceptible de causar confusión entre productos o servicios idénticos, similares o afines. En este contexto, tanto el INPI como la sentencia de primera instancia basaron sus decisiones en la similitud fonética entre las expresiones “UOTẒ” y “WOTS”, principalmente a través de un análisis que consideró la anglicanización de los sonidos de las letras correspondientes.
En este contexto, tanto el INPI como la sentencia de primera instancia basaron sus decisiones en la similitud fonética entre las expresiones, principalmente a través de un análisis que consideró la anglicización de los sonidos de las letras correspondientes.
Sin embargo, es fundamental destacar que la distintividad requerida para conceder el registro de marca no se limita a la similitud fonética entre los signos.
El artículo 122 de la Ley nº 9.279/96 establece que la marca debe ser susceptible de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.
El Tribunal Regional Federal del Estado de Río de Janeiro anuló la decisión administrativa del INPI, y reformó la sentencia dictada por el Poder Judicial, concediendo la marca UOTẒ, porque las grafías de las expresiones “UOTẒ” y “WOTZ”, aunque puedan tener similitud fonética, presentan diferencias que son fácilmente verificables por el consumidor, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley nº 9.279/96, no siendo conflictivas las actividades desarrolladas por las empresas.
Por lo tanto, aun cuando exista similitud fonética, es imperativo considerar si las grafías de las expresiones presentan diferencias que permitan su identificación por parte del consumidor promedio.
Una interpretación restrictiva del concepto de distintividad podría resultar en la negación injusta de registros de marca legítimos, perjudicando el desarrollo y la competencia en el mercado.
En síntesis, la decisión del Tribunal Federal Regional de la 2ª Región destaca la importancia de un análisis integral y contextualizado en el proceso de concesión de registro de marca, especialmente en lo referente a la distintividad fonética y visual, y tal enfoque tiene como objetivo asegurar un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad industrial y la promoción de la competencia y la innovación en el mercado.
Conclusión
La distintividad fonética y visual juegan un papel crucial en la concesión del registro de marca, siendo requisitos esenciales para garantizar la protección jurídica y la clara identificación en el mercado.
El análisis jurisprudencial realizado en este artículo destaca la importancia de una interpretación equilibrada de la distintividad fonética y visual, considerando no solo la similitud en la pronunciación, sino también las diferencias en las grafías y la presentación visual de las marcas.
Por lo tanto, al solicitar el registro de una marca, es fundamental considerar no solo su grafía, sino también su pronunciación y distintividad fonética y visual en relación con otras marcas ya registradas.
Cabe mencionar que, en el caso específico, una de las alegaciones de gran importancia se refiere a que el titular de la marca “WOTS” ni siquiera utilizó la marca de manera fiel a la solicitada ante el INPI, lo que ciertamente contribuyó al resultado de la decisión dictada por el Tribunal.
Además, el propietario de la marca “pionera” actuó de forma permisiva en la coexistencia entre las marcas, ya que ni siquiera se opuso a la solicitud de registro de la marca “UOTẒ” cuando se presentó la solicitud, hecho que la debilita, especialmente en segmentos idénticos.
Por tanto, es necesario asegurar una protección efectiva para evitar conflictos en el mercado, como lo demuestra la jurisprudencia analizada.
El proceso analizado en este artículo fue patrocinado por el equipo de Montañés Albuquerque Advogados, que actúa desde hace años en el área de Propiedad Intelectual, contribuyendo a la construcción de ideas y buscando consolidarlas a través del estudio y la información.
