De bescherming geboden door de Wet op de Intellectuele Eigendom, vooral op het gebied van merken, is van groot belang om eerlijke concurrentie op de markt te waarborgen en consumenten te beschermen tegen verwarring en misleiding.
Een van de fundamentele elementen voor het verkrijgen van een merkrecht is de onderscheidendheid ervan, dat wil zeggen, het vermogen om zich te identificeren als producten of diensten op een unieke en exclusieve manier op de markt.
In deze context speelt fonetische en visuele onderscheidendheid een cruciale rol op het gebied van merkenrecht, daarom stelt dit artikel een analyse voor van de fonetische en visuele onderscheidendheid bij het verlenen van merkrechten, met de nadruk op jurisprudentiële interpretatie, gebaseerd op een emblematische juridische beslissing.
Van fonetische en visuele onderscheidbaarheid: concept en belang
De fonetische onderscheidbaarheid verwijst naar het vermogen van een merk om te worden onderscheiden door zijn auditieve uitspraak.
De visuele onderscheidendheid is een cruciale dimensie in de context van merkbescherming en de perceptie van de consument. Ter onderscheidend vermogen op fonetisch vlak betreft differentiatie door middel van auditieve uitspraak, terwijl visuele onderscheidendheid zich richt op het vermogen van een merk om zich te onderscheiden en te worden geïdentificeerd door middel van zijn visuele presentatie.
Dit betekent dat, zelfs als twee merken orthografisch verschillend zijn, ze fonetisch vergelijkbaar kunnen zijn en verwarring bij de consument kunnen veroorzaken.Dus, fonetische en visuele onderscheidendheid zijn essentieel om ervoor te zorgen dat een merk gemakkelijk herkenbaar en onderscheidbaar is van de andere op de markt.
In de context van merkenrecht is onderscheidend vermogen een van de fundamentele vereisten voor het verkrijgen van registratie.
De Wet op de Industriële Eigendom bepaalt dat merken die niet over onderscheidingsvermogen beschikken, niet geregistreerd kunnen worden, aangezien dit een onmisbare voorwaarde is voor wettelijke bescherming.
De onderscheidendheid kan zich op verschillende manieren manifesteren, hetzij visueel, fonetisch of conceptueel, en wordt beoordeeld op basis van de kenmerken van de markt en de consumenten.
Casus concreet: Gemengde merken "UOTẒ" en "WOTS"
In het kader van het bevorderen van kennis en toepassing van fonetische en visuele onderscheidendheid, kunnen we het geval vermelden van de aanvraag voor registratie van het gemengde merk UOTẒ, dat administratief werd ingediend door de eigenaar bij het Nationaal Instituut voor Industriële Eigendom (INPI), INPI-proces n.º 909.313.202 aangevraagd door UOTZ INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA.
Het merk werd in haar gemengde vorm aangevraagd door haar eigenaar en werd afgewezen op basis van eerdere rechten met betrekking tot het merk "WOTZ", zoals te zien is in de processtukken bij het INPI:
Het merk UOTẒ werd afgewezen vanwege het eerder toegekende gemengde merk "WOTZ" door het INPI op 08/03/1989, volgens administratief proces nr.º 814.693.920, zoals hieronder te zien is:
Hierboven wordt vastgesteld dat de betreffende merken gemengd zijn en de volgende logo's hebben
De houder van het merk UOTẒ heeft beroep ingesteld tegen de weigering van het INPI, maar de federale autoriteit heeft de weigering gehandhaafd, dat wil zeggen, volgens de interpretatie van het Nationaal Instituut voor Industriële Eigendom, kunnen de merken "UOTẒ" en "WOTS" niet naast elkaar bestaan op de markt.
Op deze manier, nadat de beoordeling van het aanvraag voor het merkenregistratie UOTẒ bij die federale autoriteit was afgerond, was het nodig om de zaak voor de rechter te brengen, en zo de fonetische onderscheidbaarheid en de onderscheidbaarheid in de door hen uitgevoerde activiteiten te waarborgen.
Jurisprudentiële analyse
A empresa UOTZ INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA, que solicitou o registro da marca UOTẒ, ingressou com uma ação judicial perante a Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, a fim de anular a decisão proferida pelo INPI que manteve a rejeição do pedido de registro.
De vordering werd in eerste aanleg afgewezen, omdat men in eerste instantie, nu al in de rechterlijke sfeer, van mening was dat de beslissing van het INPI om de registratie van het merk UOTẒ te weigeren correct was, wat aanleiding gaf tot het indienen van een beroep zodat het Regionale Gerechtshof van de Staat Rio de Janeiro de zaak kon beoordelen.
Dus, vanwege de volharding van de houder van het merk UOTẒ en de belangrijke gronden die de beroepsprocedure hebben geleid, is er een recente beslissing uitgesproken door dat Regionale Federale Gerechtshof van de 2e Regio, gevestigd in de staat Rio de Janeiro, in de zaak n.º 5023289-72.2018.4.02.5101, waar de bovengenoemde juridische situatie werd geanalyseerd en het cruciale debat in het domein van het intellectueel eigendomsrecht naar voren bracht: de fonetische en visuele onderscheidbaarheid bij het verlenen van merkrechten.
De kern van het geschil lag in de interpretatie van lid XIX van artikel 124 van Wet nr. 9.279-96, die de verboden vaststelt voor het verlenen van een merkrechtregistratie wanneer er sprake is van identiteit of gelijkenis die verwarring kan veroorzaken tussen identieke, vergelijkbare of verwante producten of diensten. In deze context baseerden zowel het INPI als de eerste aanleg hun beslissingen op de fonetische gelijkenis tussen de uitdrukkingen "UOTẒ" en "WOTS", vooral door een analyse die rekening hield met de anglicisering van de klank van de overeenkomstige letters.
In deze context baseerden zowel het INPI als de eerste aanleg hun beslissingen op de fonetische gelijkenis tussen de uitdrukkingen, vooral door een analyse die de anglicisering van de klank van de overeenkomstige letters in overweging nam.
Het is nog steeds essentieel om te benadrukken dat de noodzakelijke onderscheidendheid voor het verkrijgen van een merkrecht niet alleen beperkt is tot de fonetische gelijkenis tussen de tekens.
Artikel 122 van wet nr. 9.279/96 bepaalt dat het merk onderscheidend moet kunnen zijn voor de producten of diensten van een bedrijf ten opzichte van die van andere bedrijven.
De Regionale Federale Rechtbank van de Staat Rio de Janeiro heeft de administratieve beslissing van het INPI vernietigd en de door de rechter uitgesproken uitspraak herzien, door het merk UOTẒ toe te kennen, omdat de schrijfwijzen van de uitdrukkingen "UOTẒ" en "WOTZ" hoewel ze fonetisch op elkaar kunnen lijken, gemakkelijk door de consument te onderscheiden zijn, zodat voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 122 van wet nr. 9.279/96, en de activiteiten die door de bedrijven worden uitgeoefend niet conflicterend zijn.
Dus, hoewel er fonetische gelijkenissen zijn, is het essentieel om te overwegen of de spelling van de uitdrukkingen verschillen vertoont die hun identificatie door de gemiddelde consument mogelijk maken.
Een restrictieve interpretatie van het concept van onderscheidendheid zou kunnen leiden tot onterechte ontkenning van legitieme merkrechten, wat de ontwikkeling en concurrentie op de markt schaadt.
Kortom, de uitspraak van het Gerechtshof van de 2e Regio benadrukt het belang van een uitgebreide en contextuele analyse in het proces van het verlenen van merkrechten, vooral met betrekking tot fonetische en visuele onderscheidbaarheid, en deze benadering is bedoeld om een evenwicht te waarborgen tussen de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en de bevordering van concurrentie en innovatie op de markt.
Conclusie
De fonetische en visuele onderscheidbaarheid spelen een cruciale rol bij het verkrijgen van een merkrecht, en zijn essentiële vereisten om juridische bescherming en duidelijke identificatie op de markt te waarborgen.
De jurisprudentiële analyse in dit artikel benadrukt het belang van een evenwichtige interpretatie van de fonetische en visuele onderscheidbaarheid, rekening houdend met niet alleen de gelijkenis in uitspraak, maar ook met de verschillen in spelling en de visuele presentatie van de merken.
Dus bij het aanvragen van een merkregistratie is het essentieel om niet alleen naar de spelling te kijken, maar ook naar de uitspraak en de fonetische en visuele onderscheidendheid ten opzichte van reeds geregistreerde merken.
Het is vermeldenswaard dat in dit specifieke geval een van de belangrijke beschuldigingen betrekking heeft op het feit dat de houder van het merk "WOTS" het merk niet op een loyale wijze gebruikte zoals geëist bij het INPI, wat zeker heeft bijgedragen aan de uitkomst van de door de rechtbank uitgesproken beslissing.
Bovendien heeft de houder van het merk "pionier" toegeeflijkheid getoond in de coexistentie tussen de merken, omdat hij niet protesteerde tegen het verzoek tot registratie van het merk "UOTẒ" bij de aanvraag, wat het merk verzwakt, vooral in identieke segmenten.
Dus is het noodzakelijk om effectieve bescherming te waarborgen om conflicten op de markt te voorkomen, zoals blijkt uit de geanalyseerde jurisprudentiebeslissing.
Het proces dat in dit artikel wordt geanalyseerd, is gefinancierd door het team van het kantoor Montañés Albuquerque Advogados, dat al jaren actief is op het gebied van Intellectueel Eigendom, en bijdraagt aan het ontwikkelen van ideeën en het consolideren ervan door middel van studie en informatie.
