La distintividad fonética y visual en la concesión del registro de marcas: análisis de una decisión judicial

La protección que ofrece la Ley de Propiedad Intelectual, especialmente en el ámbito de las marcas, es de suma importancia para garantizar una competencia leal en el mercado y proteger a los consumidores de la confusión y el engaño. 

Uno de los elementos fundamentales para otorgar el registro de una marca es su carácter distintivo, es decir, su capacidad para identificarse como productos o servicios de forma única y exclusiva en el mercado. 

En este contexto, el carácter distintivo fonético y visual juega un papel crucial en el alcance del derecho de marcas, por lo que este artículo propone un análisis del carácter distintivo fonético y visual en el otorgamiento del registro de marcas, centrándose en la interpretación jurisprudencial, a partir de una decisión jurídica emblemática.

La distintividad fonética y visual: concepto e importancia

El carácter distintivo fonético se refiere a la capacidad de una marca para distinguirse por su pronunciación auditiva.

El carácter distintivo visual es una dimensión crucial en el contexto de la protección de la marca y la percepción del consumidor. Si bien el carácter distintivo fonético se refiere a la diferenciación a través de la pronunciación auditiva, el carácter distintivo visual se centra en la capacidad de una marca para destacarse e identificarse a través de su presentación visual.

Esto significa que incluso si dos marcas son ortográficamente diferentes, si son fonéticamente similares, pueden causar confusión en el consumidor. Por lo tanto, el carácter distintivo fonético y visual es esencial para garantizar que una marca sea fácilmente identificable y diferenciable de otras en el mercado. 

En el contexto del derecho de marcas, el carácter distintivo es uno de los requisitos fundamentales para conceder el registro. 

La Ley de Propiedad Industrial establece que las marcas que no tienen carácter distintivo no son registrables, condición indispensable para la protección jurídica.

 El carácter distintivo puede manifestarse de diversas formas, ya sean visuales, fonéticas o conceptuales, y se evalúa teniendo en cuenta las características del mercado y de los consumidores.

Caja de hormigón: Marcas mixtas “UOTZ” y “WOTS”

Para colaborar con el conocimiento y aplicación del carácter distintivo fonético y visual, podemos mencionar el caso de la solicitud de registro de la marca mixta UOTZ, la cual fue solicitada administrativamente por su titular ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), INPI proceso no. 909.313.202 requerido por UOTZ INTELECTURA DE MERCADO LTDA.

La marca fue solicitada en forma mixta por su titular y fue rechazada por precedencia derivada de la marca “WOTZ”, como se desprende del espejo del proceso administrativo con el INPI:

La marca UOT Z fue rechazada debido a la marca mixta “WOTZ” otorgada previamente por el INPI el 03/08/1989, según proceso administrativo no. 814.693.920, que se puede ver a continuación:

Se señala anteriormente que las marcas en cuestión son mixtas y tienen los siguientes logotipos:

El titular de la marca UOT Zz apeló en la decisión de rechazar el INPI, sin embargo, la Autoridad Federal mantuvo el rechazo, es decir, según el entendimiento del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, las marcas “UOTZ” y “WOTS” no pudo vivir en el mercado.

Así, una vez agotado el análisis de la solicitud de registro de la marca UOT Zz ante dicha Autoridad Federal, fue necesario buscar la solución del caso ante el Poder Judicial, y así, observar el carácter distintivo fonético y el carácter distintivo en las actividades. realizado por ellos.

Análisis jurisprudencial

La empresa UOTZ INTELECTA DE MERCADO LTDA, que solicitó el registro de la marca UOT Z, presentó una demanda ante el Tribunal Federal del Estado de Río de Janeiro, con el fin de anular la decisión del INPI que mantuvo el rechazo del registro. solicitud.

El recurso tuvo sus solicitudes desestimadas en 1a Instancia, porque se entendió, en un principio, ahora en el ámbito judicial, que sería correcta la decisión del INPI de rechazar el registro de la marca UOT Zz, lo que motivó la presentación de un recurso de apelación para que el Tribunal Regional Federal del Estado de Río de Janeiro pueda analizar la cuestión.

Así, ante la insistencia del titular de la marca UOT Zens, y también de los fundamentos pertinentes que guiaron el recurso, recientemente fue dictada por ese Tribunal Regional Federal de la Segunda Región ubicado en el Estado de Río de Janeiro, en el caso núm. 5023289-72.2018.4.02.5101, donde se analizó la situación jurídica anterior y sacó a la luz el debate crucial en el campo del derecho de propiedad industrial: el carácter distintivo fonético y visual en el otorgamiento del registro de marca. 

El núcleo de la controversia fue la interpretación del inciso XIX del artículo 124 de la Ley núm. 9.279-96, que establece las prohibiciones al otorgamiento del registro de marca cuando exista identidad o similitud que pueda causar confusión entre productos o servicios idénticos, similares o similares. En este contexto, tanto el INPI como la frase de primera instancia basaron sus decisiones en la similitud fonética entre las expresiones “UOT” y “WOTS”, especialmente a través de un análisis que consideró la anglicización de los sonidos de las letras correspondientes.

En este contexto, tanto el INPI como la oración de primera instancia basaron sus decisiones en la similitud fonética entre las expresiones, especialmente a través de un análisis que consideró la anglicización de los sonidos de las letras correspondientes. 

Sin embargo, es crucial enfatizar que el carácter distintivo necesario para otorgar el registro de marca no se limita únicamente a la similitud fonética entre signos.

El artículo 122 de la Ley 9.279/96 establece que una marca debe poder distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. 

El Tribunal Regional Federal del Estado de Río de Janeiro anuló la decisión administrativa del INPI y reformó la sentencia del Poder Judicial, otorgando la marca UOT Zz, debido a que la ortografía de las expresiones “UOTZ” Y”, aunque pueden conservar similitud fonética, presentan diferencias fácilmente verificables por el consumidor, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 9.279/96, y las actividades realizadas por las empresas no son contradictorias.

Así, incluso si existe similitud fonética, es imperativo considerar si la ortografía de las expresiones presenta diferencias que permitan su identificación por parte del consumidor medio.

Una interpretación restrictiva del concepto de carácter distintivo podría dar lugar a la denegación injusta de registros legítimos de marcas, perjudicando el desarrollo y la competencia en el mercado. 

En definitiva, la decisión adoptada por el Tribunal Regional Federal de la 2a Región resalta la importancia de un análisis integral y contextualizado en el proceso de otorgamiento del registro de marcas, especialmente en lo que respecta al carácter distintivo fonético y visual y tal enfoque tiene como objetivo asegurar un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad industrial y la promoción de la competencia y la innovación en el mercado.

Conclusión 

El carácter distintivo fonético y visual juega un papel crucial en la concesión del registro de marcas, siendo requisitos esenciales para garantizar la protección jurídica y una identificación clara en el mercado.

El análisis jurisprudencial realizado en este artículo resalta la importancia de una interpretación equilibrada del carácter distintivo fonético y visual, considerando no sólo la similitud en la pronunciación, sino también las diferencias en la ortografía y la presentación visual de las marcas. 

Por lo tanto, al solicitar el registro de una marca, es fundamental considerar no sólo su ortografía, sino también su pronunciación y carácter distintivo fonético y visual en relación con otras marcas ya registradas. 

Cabe mencionar que, en el presente caso, una de las alegaciones de gran importancia se refiere al hecho de que el titular de la marca ”OTS” ni siquiera utilizó fielmente la marca tal como solicitó ante el INPI, lo que ciertamente contribuyó al resultado de la decisión dictada por el Tribunal.

Además, el titular de la marca “pioneira” actuó con permisividad en la convivencia entre las marcas, ya que ni siquiera se rebeló contra la solicitud de registro de la marca “UOTZ”, hecho que la debilita, especialmente en segmentos idénticos.

Por tanto, es necesario garantizar una protección efectiva para evitar conflictos en el mercado, como lo demuestra la decisión jurisprudencial considerada.

El proceso analizado en este artículo fue patrocinado por el equipo del despacho de abogados Montanes Albuquerque Advogados, que trabaja desde hace años en el área de Propiedad Intelectual, contribuyendo a la construcción de ideas y buscando la consolidación de las mismas a través del estudio y la información.