En términos generales, una marca consiste en un signo distintivo que sirve para identificar visualmente el origen y distinguir un producto o servicio, diferenciando un producto o servicio de otro igual o similar. En Brasil, su registro corresponde al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), y hasta 2021, solo cuatro tipos de marcas estaban sujetos a registro, a saber: 1) marca nominativa, que consta de una o más palabras; 2) marca figurativa, constituido por un dibujo, imagen, figura y/o símbolo, es decir, una representación gráfica sin elementos nominativos; 3) marca mixta, compuesto por la combinación de elementos figurativos y nominativos, es decir, tanto por palabras como por dibujos, imágenes y otros, formando una representación gráfica; y 4) marca tridimensional, consistente en la forma plástica distintiva de un producto o servicio, generando una individualidad en el mercado (p. ej., envasado de productos con características diferenciadoras).
Recién en septiembre de 2021, el INPI, mediante Ordenanza n° 37, comenzó a admitir el registro de llamadas marcas de posición.
La marca de posición, tal como la define el INPI, es la aplicación de un signo en soporte en una posición específica que da como resultado un conjunto distintivo para identificar un producto o servicio. Dicho signo no está destinado a fines técnicos o funcionales, sino únicamente a fines distintivos, y debe colocarse de forma no habitual en el mercado. El signo aplicado al objeto puede consistir en palabras, letras, dígitos, ideogramas, símbolos, dibujos, imágenes, figuras, colores, patrones, formas o la combinación de estos elementos.
La admisión del registro de la marca de posición trajo una gran innovación en Brasil, considerando una marca más allá de los tipos “tradicionales”, demostrando que el INPI se ha comprometido a seguir las tendencias del mercado.
Aunque la posibilidad de registrar una marca de posición existe desde septiembre de 2021, el INPI concedió el primer registro de este tipo de marca recién en mayo de 2023, a raíz de una solicitud de la empresa de ropa y complementos Osklen, que pretendía proteger, a través de la posición marca, los tres ojales colocados encima de los modelos de tenis producidos por ella.
El INPI entendió que los ojales definen los zapatos Osklen y que, siendo incluso un adorno común en las zapatillas, la forma en que se aplican específicamente (secuencia de tres ojales en el calzado) ha sido utilizada únicamente por Osklen, entre los fabricantes de calzado, que hace que sus productos sean únicos en el mercado, con el fin de caracterizar un elemento suficientemente distintivo para ser considerado como marca.
Con la concesión del registro de la marca de posición de los tres ojales, Osklen tiene un uso exclusivo sobre este elemento, pudiendo impedir que terceros utilicen artículos similares en sus productos, lo que garantiza la posición de la empresa en el mercado y reafirma la individualidad y exclusividad. de sus zapatos, factor de suma importancia en el segmento de la moda.
Por otra parte, contrariamente a la decisión a favor de Osklen, la BPTO desestimó la solicitud de registro de una marca de posición de la reconocida marca francesa Christian Louboutin, que pretendía registrar las famosas suelas rojas características de sus zapatos de tacón alto.
Aunque la suela roja ya está especialmente asociada a Louboutin, el INPI no cumplió con la solicitud porque considera que el color rojo aplicado a los zapatos de tacón alto no es un elemento suficientemente distintivo y, por tanto, no puede dar lugar a la exclusividad de uso y la concesión del registro de la marca de posición.
El caso de Louboutin aún no ha terminado, porque la empresa, en desacuerdo con el rechazo, presentó una demanda de nulidad contra la decisión del INPI, alegando falta de fundamento y que las suelas rojas de la marca ya son características en el mercado y reconocidas mundialmente.
La inserción de marcas de posición en las modalidades de registro del INPI supone tanto una exigencia del propio mercado para proteger este tipo de marcas como un incentivo para que las empresas también consideren añadir este elemento en la marca de sus productos y servicios, ya que Ahora es posible garantizar la exclusividad de uso de este tipo de marcas.
Actualmente, en el INPI se encuentran en marcha más de 200 solicitudes de registro de marcas de posición de diversos segmentos del mercado, lo que demuestra un gran interés de las empresas por buscar la exclusividad de uso de los elementos distintivos de sus productos y servicios.
De hecho, el registro de marcas de posición es muy recomendable en muchos casos para proteger los productos y servicios que las contienen. Sin embargo, cada caso debe ser analizado por expertos en la materia para determinar si los elementos existentes cumplen con los criterios y requisitos de registro de la BPTO.
