De manera amplia, una marca consiste en un signo distintivo que sirve para identificar visualmente el origen y distinguir un producto o servicio, diferenciando un producto o servicio de otro igual o similar. En Brasil, su registro corresponde al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), siendo que, hasta 2021, solo cuatro modalidades de marca eran susceptibles de registro, cuales sean: 1)marca denominativa, constituida solo por una o más palabras; 2) marca figurativa, constituida por dibujo, imagen, figura e/ou símbolo, es decir, de una representación gráfica sin elementos nominativos; 3) marca mista, compuesta por la combinación de elementos figurativos y nominativos, es decir, tanto por palabras como por dibujos, imágenes y otros, formando una representación gráfica; y 4)marca tridimensional, constituida por la forma plástica distintiva de un producto o servicio, generando una individualidad en el mercado. ex., envases de productos con características diferenciadoras
Solo en septiembre de 2021, el INPI, mediante la Ordenanza n° 37, pasó a admitir el registro de las llamadasmarcas de posición.
La marca de posición, según definido por el INPI, es la aplicación de una señal en un soporte en una posición específica que resulta en un conjunto distintivo para identificar un producto o servicio. Tal señal no se destina a fines técnicos o funcionales, pero solo con fines de distintividad, debiendo estar posicionado de manera no habitual en el mercado. La señal aplicada al objeto puede componerse de palabras, letras, dígitos, ideogramas, símbolos, dibujos, imágenes, figuras, colores, patrones, formas o de la combinación de estos elementos
La admisión del registro de la marca de posición trajo una gran innovación en Brasil, por considerar una marca más allá de los tipos "tradicionales", demostrando que el INPI se ha esforzado por seguir las tendencias del mercado
A pesar de que la posibilidad del registro de marca de posición existe desde septiembre de 2021, el INPI concedió el primer registro de tal tipo de marca solo en mayo de 2023, atendiendo a una solicitud de la empresa de ropa y accesorios Osklen, que buscó proteger, a través de la marca de posición, los tres ilhoses posicionados encima de los modelos de zapatillas que ella produjo
El INPI entendió que los ojales definen los calzados de Osklen y que, aunque sea un adorno común en zapatillas, la manera en que son específicamente aplicados (secuencia de tres ojales sobre el calzado) ha sido utilizada solamente por Osklen, entre los fabricantes de calzado, qué hace que sus productos sean singulares en el mercado, de modo a caracterizar un elemento suficientemente distintivo para ser considerado como una marca
Con la concesión del registro de la marca de posición de los tres ojales, Osklen pasa a tener uso exclusivo sobre este elemento, pudiendo impedir a terceros de utilizar artículos similares en sus productos, lo que garantiza la posición de la empresa en el mercado y reafirma la individualidad y exclusividad de sus calzados, factor de extrema importancia en el segmento de la moda
Por otro lado, en contra de la decisión favorable a Osklen, el INPI rechazó la solicitud de registro de marca de posición de la reconocida firma francesa Christian Louboutin, al buscar registrar la famosa suela de color rojo característica de sus zapatos de tacón
A pesar de que la suela roja ya está notablemente asociada a Louboutin, el INPI no aceptó la solicitud al entender que el color rojo aplicado en zapatos de tacón alto no es un elemento suficientemente distintivo, no pudiendo, por lo tanto, otorgar la exclusividad de uso y la concesión del registro de la marca de posición
El caso de Louboutin aún no ha terminado, pues la empresa, discrepando de la denegación, interpuso una acción de nulidad contra la decisión del INPI, alegando falta de fundamento y que las suelas rojas de la marca ya son características en el mercado y mundialmente reconocidas
La inserción de las marcas de posición en las modalidades de registro del INPI significa tanto una demanda del propio mercado para proteger este tipo de marca como también un incentivo para que las empresas consideren añadir este elemento en el branding de sus productos y servicios, una vez que ahora es posible garantizar la exclusividad de uso de este tipo de marca
Actualmente, no INPI, se encuentran en trámite más de 200 solicitudes de registro de marca de posición de diversos segmentos de mercado, lo que demuestra un gran interés de las empresas en buscar la exclusividad de uso de los elementos distintivos de sus productos y servicios
De hecho, el registro de marcas de posición es altamente recomendado en muchos casos, con el fin de proteger productos y servicios que los contienen. Sin embargo, cada caso debe ser analizado por especialistas en el tema, con el fin de determinar si los elementos existentes cumplen con los criterios y requisitos registrales del INPI
